Белый дом внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность судов снижать размер компенсации за незаконное использование товарных знаков, когда нарушитель уже выплачивал ее в рамках аналогичного дела. Это делается для борьбы с «серийным» взысканием компенсаций в пользу правообладателей за одно и то же нарушение. Также закрепляется возможность отказа в возмещении, если будет установлено, что правообладатели связаны между собой. Эксперты отмечают, что проблема «серийного» взыскания компенсации достаточно распространена, что не вполне соотносится с ее правовой природой.

Появление проблемы связано с тем, что схожие товарные знаки порой зарегистрированы на разных правообладателей и каждый из них может потребовать компенсацию с одного и того же нарушителя — возмещения убытков, выплаты двукратной стоимости товаров, на которых был незаконно размещен товарный знак.

В связи с этим в ГК предлагается закрепить право судов снижать размер компенсации, если нарушитель уже возмещал двукратную стоимость контрафактных товаров в рамках аналогичного дела.

Если же между правообладателями схожих товарных знаков будет выявлена аффилированность (при отсутствии «разумных оснований» для выдачи согласия на их регистрацию другими лицами), суд может вовсе отказать в выплате.

Юрист юридической практики Kept Евгений Богомолов отмечает, что проблема «серийных» взысканий компенсации всегда являлась актуальной — при отсутствии законодательных ограничений возникала ситуация, когда правообладатель товарного знака, выдавая согласие на регистрацию сходного до степени смешения товарного знака на аффилированное юрлицо, получал возможность защитить исключительное право на товарный знак дважды.

Руководитель практики интеллектуальной собственности Б1 Дмитрий Семенов добавляет, что сумма присужденной в итоге компенсации может оказаться существенно выше цены реализуемого продавцом товара и превышать возможный вред для правообладателя. По его словам, «взыскание компенсации в таких делах поставлено на поток и является своего рода постоянным источником заработка для истцов» и эта практика «не совсем соотносится с правовой природой компенсации». Соглашается с этим и зампред совета ТПП по интеллектуальной собственности Руслан Мальков: «В таких ситуациях нарушитель несет чрезмерную ответственность, при этом не секрет, что тактику серийных взысканий выбирают правообладатели с целью нанести как можно более ощутимый финансовый урон своим конкурентам, нарушившим их права».

По мнению Руслана Малькова, целесообразно предложить судам разрешать вопрос о схожести товарных знаков даже при наличии согласия на регистрацию вторичного товарного знака третьим лицом, не являющимся аффилированным, и отказывать в компенсации правообладателю, поскольку выплата за нарушение прав на сходные товарные знаки «несет негативные материальные последствия для ответчика и при отсутствии аффилированности правообладателей».

Евгения Крючкова